Para los profesionales del derecho especializados en Propiedad Industrial en específico en el derecho de marcas no es ajeno el término “secondary meaning” entendido por la doctrina, jurisprudencia y/o legislaciones en su traducción y aplicación como “significado secundario”, “significación secundaria”, “distintividad sobrevenida” y/o “distintividad adquirida”.
Es conocido que las diversas legislaciones de derecho de marcas prohíben el registro de signos que sean descriptivos, indicativos o designen el producto o servicio y describan sus cualidades, estos signos carecen de aptitud distintiva no pudiendo ser otorgados a registro. Por otro lado, existen signos que en principio carecen de aptitud distintiva, pero que debido al uso continuo de su titular en el comercio adquieren cierta distintividad, que como resultado los productos o servicios que identifica se diferencian de los de su competencia, a este fenómeno jurídico se lo conoce como “secondary meaning” o “distintividad adquirida”.
La principal característica de un signo es su aptitud distintiva, según Otamendi (1999) la aptitud distintiva de un signo es la capacidad intrínseca para identificar un producto o servicio sin que se confunda con el nombre de lo que va a distinguir o de sus características (p.128). En ese sentido, un signo debe ser diferente a los productos y/o servicios que va a identificar o de sus características para poseer distintividad, caso contrario no será válido legalmente y en consecuencia no podrá acceder a registro. Téngase en cuenta que no es obligatorio registrar un signo para utilizarlo en el comercio, no obstante, si se quiere obtener protección jurídica conforme a las normas legales de cada país el signo deberá cumplir con los requisitos señalados en sus normas pertinentes, para el caso los países de la Comunidad Andina[1], se deberá de aplicar la Decisión 486[2], en la cual el sistema de registro de marcas es el sistema atributivo[3].
Entonces, ¿qué es el secondary meaning?, de forma concisa es un fenómeno jurídico en el cual se reconoce el derecho de un signo a ser registrado por el uso de un tiempo razonable en el comercio lo cual le ha dado un significado secundario al adquirir distintividad. Según Martínez (2000) para que un signo adquiera secondary meaning, es necesario que sea reconocido en los sectores interesados como signo identificador de los productos y/o servicios de la empresa que la pretende registrar (p.140). En consecuencia, quien pretenda obtener el registro de un signo que en principio no contaba con carácter distintivo, deberá de probar el uso de su signo y que un cierto grupo de personas o sectores tiene conocimiento de este y lo identifica, diferenciándolo de los productos y/o servicios de los demás competidores en el comercio.
Y ¿cómo se regula el secondary meaning en la normativa de la Comunidad Andina? Como ya hemos mencionado anteriormente la normativa en temas de Propiedad Industrial para la Comunidad Andina está regulada en la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” y sus modificatorias, en dicha norma se encuentra regulado el secondary meaning, pero no de forma directa si no como una excepción, además, conforme indica Kresalja (2004) en dicha norma encontraremos impedimentos absolutos como la falta de distintividad (artículo 135 de la Decisión 486), y relativos, que son los que afectan derechos de terceros (artículo 136 de la Decisión 486) (p.108).
Asimismo, encontramos que el segundo párrafo del art. 135 de la Decisión 486 señala que “un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios cuales se aplica”, en consecuencia, se ha legislado y reconocido el secondary meaning como una excepción de un signo con prohibición absoluta a acceder a registro si ha adquirido “aptitud distintiva”
Entonces, ¿Cómo se aplica el reconocimiento del secondary meaning en la Comunidad Andina? Para dar respuesta a esta interrogante, vamos a delimitar y explicar cómo se ha resuelto en uno de los países miembros de la Comunidad Andina el reconocimiento del secondary meaning, tomaremos como ejemplo los reconocimientos realizados en Perú.
En el Perú la Autoridad Administrativa a cargo de otorgar los registros de marcas es la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a lo largo de los últimos años se han resuelto diversos casos sobre reconocimiento de secondary meaning tanto en sede administrativa como en sede judicial.
En sede administrativa uno de los casos más conocidos es el de la marca “FESTIVAL DE LIMA. ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE CINE[4]”, en primera instancia la autoridad denegó el registro de la marca, pero la segunda instancia otorgó el registro debido a que la empresa solicitante presentó suficiente información (documentos y pruebas) que sustento que el signo solicitado había adquirida aptitud distintiva. Otro caso conocido es el de la marca “CAMARA DE COMERCIO DE LIMA[5]”, de oficio la autoridad administrativa inició un procedimiento de nulidad mediante el cual declaro nulidad de la marca mencionada, pero en segunda instancia la autoridad revocó la decisión de la primera instancia y reconoció que la marca gozaba de aptitud distintiva la cual fue fundamentada con información suficiente (documentos y pruebas).
En cuanto a la sede judicial, uno de los casos conocidos es el de la marca ACTUALIDAD LABORAL[6], debido a que la primera y segunda instancia denegaron el registro del signo mencionado, el solicitante inició un proceso contencioso administrativo, mediante el cual logro que el Poder Judicial reconozca que el signo ACTUALIDAD LABORAL si goza de aptitud distintiva y en consecuencia el signo fue otorgado a registro.
Y, ¿Qué documentos demuestran el secondary meaning de un signo? En los tres casos anteriores (sede administrativa y sede judicial) los solicitantes demostraron que sus signos si bien eran descriptivos y en principio se encontraban dentro de una prohibición absoluta de registro, debido a su uso continuo en función a la connotación geográfica del signo, los sectores que identifican el producto y el uso del signo en el tiempo, además de ello, los solicitantes fundamentaron como pruebas “facturas y boletas de ventas de los productos identificados con el signo, material publicitario del signo, artículos de prensa y revistas en la cual se aprecia el signo, material correspondiente a ferias y exposiciones en la cual se aprecia el signo, encuestas de opiniones a consumidores sobre el signo, encuestas top of mind sobre el signo, estudios de mercado sobre el signo, reportes y/o facturas de inversión en publicidad sobre el signo, affidavit sobre la cantidad de productos vendidos e identificados con el signo, affidavit del revisor fiscal sobre el valor contable del signo, documentos que demuestren el volumen de pedidos del signo, base de datos de suscriptores y/o clientes del signo, entre otros”
En consecuencia, el secondary meaning se encuentra regulado en la Decisión 486 que es aplicable a los países de la Comunidad Andina, siendo el solicitante quien debe demostrar el uso constante del signo y que ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos y/o servicios que identifica, siendo necesario que se tenga en consideración la connotación geográfica, sector que identifica el producto y/o servicio (consumidores) y el uso del signo en el tiempo, además de acompañar toda la documentación y pruebas necesarias que respalden el registro solicitado.
Finalmente, cabe mencionar que el secondary meaning es una excepción para el registro de un signo que ha adquirido aptitud distintiva diferenciándose de los productos y/o servicios que ofrecen sus competidores en el comercio y reconocido por un cierto sector en el tiempo, reconocimiento que deberá ser otorgado por la autoridad correspondiente en los países miembros de la Comunidad Andina a cualquier solicitante.
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[1] La Comunidad Andina (CAN) es un organismo regional de cuatro países (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) que tiene un objetivo común de integración y comparten ciertas normas que deben aplicar sus países miembros.
[2] La Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” establece los requisitos mínimos que deben cumplir los solicitantes de los países miembros o de otros países para obtener el registro de los elementos de propiedad industrial.
[3] El sistema atributivo, es mediante el cual el derecho sobre un signo se adquiere con su registro y se atribuye su propiedad a un titular o titulares para que goce de los beneficios que le concede la ley.
[4] Resolución N°3107-2009/TPI-INDECOPI [Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual]. Distintividad Adquirida del signo FESTIVAL DE LIMA. ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE CINE. 19 de noviembre de 2009.
[5] Resolución N°0980-2017/TPI-INDECOPI [Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual]. Distintividad Adquirida del signo CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. 29 de marzo de 2017.
[6] Sentencia de Casación N°8495-2014 [Corte Suprema de Justicia de la República – Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente]. Distintividad Adquirida del signo ACTUALIDAD LABORAL. 23 de abril de 2019.
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SOBRE EL AUTOR:
Nombre: Ivan V. Altamirano
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Abogado especializado en Propiedad Intelectual, Derecho Digital y TIC. Socio director del Estudio Altamirano García Abogados. Es miembro de la Comisión de Marcas de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI), es miembro de la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor (APPI), cursa estudios de posgrado en la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), cursó estudios de posgrado de Programa de Especialización en Propiedad Intelectual dictado por la Universidad del Pacífico (UP) en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), cursó Diplomado de Derecho del Consumidor en la Universidad de Piura, cursó el Programa de Verano de Propiedad Intelectual dictado por la Organización Nacional de Propiedad Intelectual (OMPI) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en México.